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營業秘密法概述(五)我的營業秘密不是營業秘密?

  隨著人才、資金在全球各國流動頻繁,以及伴隨科技進步帶來資訊傳遞的便利性,對於智慧財產權應加強保護,避免產業的技術隨之外流、遭竊,甚至影響國家安全,已成為常被提及的議題。然而,企業進行研發,或因累積了豐富的經驗,從中發展的技術資訊,在既有的法律架構下,該如何選擇保護方式?例如,企業研發了一項技術,該選擇申請專利並公開技術內容,藉由專利法的規範加以保護?或是不應公開技術內容,並採取必要且適當的保護措施以繼續維持技術資訊的秘密性,而主張應受營業秘密法的保護?對於企業而言,極可能面臨選擇障礙。

  法律規定固然很清楚,亦即,一旦取得專利,任何競爭者在專利有效期間內,都不得實施專利發明,以發明專利為例,依據專利法第58條規定,包括製造帶有專利內容的產品、打算販賣或販賣帶有他人專利內容的產品、使用專利技術,甚至進口帶有專利內容的產品,都會被認為是侵害發明專利的,這樣看來,專利法的確是強而有力保護技術的法律手段。但由於將技術申請專利過程中,已涉及決定申請範圍且不能侵害他人專利、或打算申請的發明,可能不符合發明專利的許多要件,更有可能被侵權者反過來舉發專利是無效的,因此,專利的保護,經常需要投入極大心力及費用,而每年維護專利的成本,也不是一筆小數目,從結果而論,專利的保護,對於中小企業而言,或許是沈重的負擔。對於專利,究竟應將之視為權利的維護,或是打仗的武器,一向是值得討論的議題。相反的,營業秘密有的優點,往往就是專利權的劣勢,反之亦然,例如營業秘密就沒有每年必須繳納專利年費給主管機關的問題;但營業秘密所有人,對於競爭者經由產品的解析,藉由逆向還原工程(reverse engineering)取得相同的技術時,與專利不同,這並不會構成侵害營業秘密的情形。

  面對專利的保護與營業秘密的保護,有不同的效果,也有不同的成本支出,那技術開發之後,究竟該選擇申請專利還是透過採取保密措施加以保障?對此,企業不妨先對於技術與產品的關聯性分成以下三類,評估究竟是申請專利合適,或是由營業秘密法提供保護1

 

第一種類型:
一旦產品廣泛銷售之後,要防止技術內容被外界知悉,是根本不可能的,例如:輪胎、迴紋針這類的產品。由於競爭者買了輪胎,就能輕易的知道輪胎的結構、材質、胎紋等等技術資訊。如果是對於既有產品這種類型的技術資訊,是不適合藉由營業秘密保護的,而以申請專利為宜。

第二種類型:
難以從產品回推得知技術內容,這以可口可樂的配方為例就能了解。毫無疑問的,像是產品的配方、化學方程式這一類型的技術,由於申請專利必須公開技術內容,因此,選擇以營業秘密保護,會是合適的選擇。

第三種類型:
競爭者取得產品後雖然有破解取得技術資訊的可能性,但卻不是那麼容易,且可能所費不貲。例如軟體的原始碼就是相關的例子,固然電腦程式的購買者仍有可能破解取得原始碼,但畢竟不是那麼容易的事情。然而,對於此種類型的技術保護,究竟是申請專利或維持營業秘密好,無法一概而論,也不是那麼絕對。企業必須先評估風險以及兩造保護手段各自的利弊得失,才能找出較佳的方案,例如,保密措施的可行性、因應產品週期所需最短之保護期間、取得專利的可能性等等,均是衡量兩種方案時,應多加考慮的。


1. Mark A. Lemley, The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights, 61 STAN. L. REV. 311, 338 (2008).