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營業秘密法概述(二)我的營業秘密不是營業秘密?

  我們仍舊以可口可樂為例,解釋為什麼相較於專利權、著作權及商標權等智慧財產權,法律對於營業秘密的保護是較為不同的。


  毫無疑問的,保密長達135年之久的可口可樂配方,為可口可樂公司帶來了難以數計的收益,這樣非常成功的案例,足以說明營業秘密對於企業的重要性何在。然而,假設某一家可口可樂公司的競爭對手,利用逆向還原工程(reverse engineering),破解可口可樂的配方,並且自行研發(independent invention)相同的配方,生產與可口可樂相同風味的飲料時,從結論上來說明,這些行為都沒有侵害可口可樂公司的營業秘密,也會造成可口可樂的配方不再是機密資訊,不再受法律保護;在我國智慧財產法106年度民營上字第3號判決中,也曾出現逆向還原工程的抗辯,最終認定營業秘密所有人主張之技術,已經不被營業秘密法所保護。但是,如果可口可樂的配方已經取得專利權時,這些以還原工程,或是自行研發相同配方等等行為,都將會被認是侵害專利權的行為1,可口可樂公司可以直接訴請法院禁止競爭對手使用、製造、販賣,甚至要求和這些競爭對手簽約販賣產品的第三人,也不可以販賣甚至進口這些侵權的產品。由此看來,法律對於營業秘密的保護,相較於其他智慧財產權的保護,是比較弱的。


  由於營業秘密也是人類無形的精神活動的成果,企業也多半是花費了極大的心血,或是藉由寶貴的經驗累積,才創造出營業秘密,因此,一般多會將其認為是智慧財產權的一種,但營業秘密與其他常見的智慧財產權,例如著作權、商標權及專利權等,極為不同的特徵之一,是營業秘密的所有人並不像其他的智慧財產權,可以取得法律上排他的(exclusive)權利,例如,已經取得專利的技術,必須得到專利權人的同意後才可以使用,抄襲或無故引用別人的作品,也極有可能侵害著作權,這些取得專利權的技術,或是符合法律規定要件的著作,法律原則上已經賦與均可排除他人使用的權利,如果我們以生活上的經驗來理解法律上排他的權利是什麼,就像是進電影院買了票之後,在電影結束前,這個位子就只會由買票的觀眾或是他同意的人坐,因為同一個位子已經被比你早了一步排隊購票的人先挑走了。


  但營業秘密卻不是這麼一回事,以營業秘密法第1條規定「為保障營業秘密,維護產業倫理與競爭秩序,調和社會公共利益,特制定本法。」的立法目的而言,也可以發現,營業秘密法並與著作權法或專利法不同,並未包含「促進國家文化發展」、「促進產業發展」這方面的立法目的,而是以「維護產業倫理與競爭秩序」為立法目的之一,因此,營業秘密法看重的,是不能以破壞產業倫理及競爭秩序的不法方式,侵害他人的營業秘密。此外,以字面上就可了解,既然營業秘密必須是「秘密的」,如果法律依然如同其他智慧財產權一樣,提供營業秘密所有人排他的權利,那第三人亟有可能不知道,其自行研究的方法、技術、配方、設計等等有價值的資訊,已經侵害他人的營業秘密,如此一來,對於第三人而言,是較為不利也不公平的。


  也因此,只要不是營業秘密法第10條第1項各款所規定侵害營業秘密的情形2,即使利用還原工程技術或自行研發取得之資訊,都不會有侵害營業秘密的問題。然而,須附帶一提的是,依據智慧財產案件審理法第10條之1的規定3,在侵害營業秘密的民事訴訟中,否認侵害他人營業秘密的一方,應提出具體的答辯,而不能只是單純的否認侵害他人的營業秘密,因此,如果在訴訟中提出的攻防,是自行研發或還原工程等抗辯時,仍 應提供相關的記錄,佐證並沒有侵害他人營業秘密的情形。


  相較於專利權、著作權等智慧財產權,營業秘密法對於營業秘密提供較低度的保護4,並無法排他的禁止他人以正當方法取得、使用相同的資訊。在涉及營業秘密的訴訟中,雙方攻防的焦點之一,也多會集中在原告或是告訴人主張的,並不是或已經不是營業秘密了,前述的智慧財產法106年度民營上字第3號判決即為適例。由此可知,所有人如何說明被偷走的資訊,是符合法律規定的營業秘密,往往是準備相關訴訟的起手式,也會是在訴訟實際進行中,不斷的被檢視。依據我國營業秘密法第2條的定義,可知「營業秘密,係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊,而符合左列要件者:一、非一般涉及該資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」,但當雇主打算提起訴訟追究離職員工侵害營業秘密的行為時,究竟該如何向檢調或法院說明為什麼這些被偷走的資訊,就是營業秘密法第2條規定的營業秘密?這部分我們會在之後幾篇概述中繼續說明。


1. 專利法第58條第1至3項規定:

發明專利權人,除本法另有規定外,專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

物之發明之實施,指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。
方法發明之實施,指下列各款行為:一、使用該方法。二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

2. 營業秘密法第10條規定:
有左列情形之一者,為侵害營業秘密。一、以不正當方法取得營業秘密者。二、知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密,而取得、使用或洩漏者。三、取得營業秘密後,知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密,而使用或洩漏者。四、因法律行為取得營業秘密,而以不正當方法使用或洩漏者。五、依法令有守營業秘密之義務,而使用或無故洩漏者。
前項所稱之不正當方法,係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法。

3. 智慧財產案件審理法第10條之1規定:
營業秘密侵害之事件,如當事人就其主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實已釋明者,他造否認其主張時,法院應定期命他造就其否認之理由為具體答辯。

前項他造無正當理由,逾期未答辯或答辯非具體者,法院得審酌情形認當事人已釋明之內容為真實。
前項情形,於裁判前應令當事人有辯論之機會。

4. 謝銘洋,營業秘密之保護與管理,經濟部智慧財產局營業秘密相關研究報告(2008)。https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-7-207076-de87f-1.html(最後點閱日期:2021年2月27日)。